〖商标指南〗
第七部分 专家观点
一、用商标克敌制胜
二、如何理解和适用《最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
三、依法正确审理计算机网络域名纠纷案件
四、论未注册商标的法律保护
五、关于商标独占使用人的法律地位
六、商标转让中的法律问题
七、与商标许可使用合同有关的问题
八、论商标在先使用权
九、注册商标排他许可合同中被许可人的诉权
十、互联网上的商标使用
十一、2013年起律师可从事商标代理 将成商标法律服务重要力量
九、注册商标排他许可合同中被许可人的诉权
注册商标许可使用是指：商标注册人或其授权人将注册商标的部分或全部使用权许可给他人使用的法律行为。注册商标的使用许可根据授权的范围不同，可分为独占许可（Ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ
Ｌｉｃｅｎｃｅ）、非独占许可（Ｎｏｎ－Ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ Ｌｉｃｅｎｃｅ）、排他许可（Ｓｏｌｅ Ｌｉｃｅｎｃｅ）。排他许可是指商标注册人将注册商标的使用权许可给他人使用的法律行为。排他许可有以下特征：一是在指定地区内，被许可方在协议有效期间对许可协议项下的商标享有排他使用权；二是许可人不得把同一许可授予协议地区内的任何第三方；三是许可方保留自己在协议地区内使用该商标的权利。
从排他许可协议的特征来看，在一定的期间和地区，市场内存在两个合法使用注册商标的主体，他们均共享注册商标的使用利益，任何对该注册商标的侵犯均会对注册人和被许可人造成损害。因此，市场中一旦出现第三人侵权的事实，注册人和被许可人均有理论上的诉权寻求司法救济。但在审判实践中，并非具有理论上的诉权就可自动获得民事诉讼的主体资格。人民法院在审查当事人诉权的同时，还应审查诉讼主体是否符合具体的法律规定。
对于排他许可协议的被许可人是否享有诉权，最高人民法院《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》（法１９９８６５号）（以下简称"座谈纪要"）中规定，“……知识产权民事纠纷案件的起诉人，可以是合同当事人、权利人和利害关系人。利害关系人包括独占、排他许可合同的被许可人……”。即是说，排他许可合同的被许可人有权提起商标侵权的诉讼。提起知识产权民事纠纷案件的起诉人可是当事人、权利人和利害关系人等多个主体，在实践中，可能存在着很多不同情况，比如多个主体可能同时起诉，也可能部分起诉、部分不起诉，或者部分先起诉、部分后起诉。人民法院对各个主体在不同情况下的起诉是应一视同仁还是区别对待，各个主体是否具有平等的诉权，对他们起诉的先后次序是否需要加以引导、规定，尤其是排他许可协议的被许可人是否应具有独立的诉权，在该"座谈纪要"中没有明确，学界及审判实践中有不同观点。
一种观点认为：排他许可协议的被许可人享有独立诉权，对商标侵权行为可以与商标注册人平等行使诉权。在协议规定的期间和范围内，排他许可协议的被许可人与商标注册人对第三人的商标侵权行为有平等禁止权，故被许可人可以自己的名义起诉。最高法院在"座谈纪要"中确立商标侵权诉讼的起诉人的诉权时，并未区分商标注册人和排他许可合同的被许可人诉权的先后顺序，而是将"权利人"和"利害关系人"并列为可以提起诉讼的起诉人，因此排他许可协议的被许可人与商标注册人的诉权具有平等性，具有独立于商标注册人的起诉权。
另一种观点认为：商标注册人在诉权上具有优先序位，排他许可协议的被许可人只能依附于商标注册人对商标侵权行使诉权，被许可人不享有与商标注册人平等的诉权。其理由是：
首先，尽管排他许可协议的被许可人在特定的地区和期间成为除商标注册人以外的惟一使用人，但商标注册人在该地区和期间内保留对商标的使用权，是在该地区的注册商标的所有人，而被许可人在法律上只是使用人地位。在商标权权属上，商标注册人仍保留该商标的全部权益。由于两者权利属性的不同，法律不应赋予其平等的诉权。
其次，商标注册人对商标的使用权是源于法律的授权，具有物权性质和对世的效力，属于绝对权，任何不特定的第三人都负有不得侵犯其权利的强制性义务。而被许可人对商标的使用权是基于商标许可合同获得，根据合同相对性原则，该授权的效力只及于商标注册人与被许可人，不具有对世的效力，一旦发生第三人侵权的情况，该诉权仍归于注册商标的主权利人。
再次，我国商标法对注册人和被许可人商标使用的审查制度是不同的，商标的注册、续展及转让均须经核准和公告；商标注册人许可他人使用其注册商标的许可合同只须报商标局备案，无须核准和公告。强制备案公示使被许可人有限地突破了合同的相对性，获得了注册商标使用权相对的对世效力，但其效力相对核准和公告要弱，故而在被许可人获得诉权上也应有所区别。
最后，最高法院在２００２年１月９日公布的法释２００２２号的《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》（以下简称"解释"）中规定了“……商标注册人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专有权行为或者保全证据的申请。”“……排他使用许可合同的被许可人在商标注册人不申请的情况下，可以提出申请。”同时，该解释第四条还规定“……排他使用许可合同的被许可人单独提出申请的应当提交商标注册人放弃申请的证据材料；……”该解释对商标注册人和被许可人提出申请的资格的先后顺序作了规定，对排他使用许可合同的被许可人提出诉前申请增加了条件限制，即肯定了被许可人单独提出申请，但商标注册人有优先申请的地位。虽然该"解释"是针对权利人和利害关系人申请诉前停止侵权和诉前证据保全进行规定的，但对权利人和利害关系人的基础诉权也具有指导意义。综上所述，商标注册人与排他许可协议的被许可人在诉权上前者具有优先序位。以上两种观点，笔者倾向于第二种观点。
然而，在商标的排他使用许可协议中，存在商标注册人怠于行使或滥用诉权优先权的情况，例如出于种种原因商标注册人既不表示起诉，也不出具放弃诉讼的声明；或者商标注册人私下授予多人的商标排他使用许可，在商标注册人拥有诉权的优先序位的同时，若不赋予排他使用的被许可人独立的诉权，这将导致被许可人处于极为不利的地位，被许可人将无法有效地保护自己的合法权益。"座谈纪要"及"解释"中均没有明确规定商标注册人怠于行使或滥用诉权优先权的情况，实践中也没有统一的标准，具体操作中往往参照上述"解释"的规定要求被许可人出具商标注册人放弃起诉的证据材料，若被许可人不能举证的话，将承担被驳回起诉的风险。在商标排他许可使用方面，有些商标注册人系国外的企业或公司，在联系沟通及对市场的掌握方面存有诸多不便，若不及时制止侵权，往往会使被许可人的损失扩大。
如何及时保护被许可人利益，有一种观点认为，若商标注册人怠于行使诉权，被许可人可请求法院剥夺其诉权的优先权而获得独立的诉权。其理由是被许可人和商标注册人之间存在着合同关系，在商标注册人怠于行使或滥用诉权的情况下，被许可人的诉权首先应指向商标注册人，通过法院强制其起诉或剥夺其优先权，从而豁免其举证责任，继而可独立起诉。这一观点类似于申请宣告死亡制度。持这观点的，例如王利明教授认为，在申请宣告死亡制度中，位于前一顺序的配偶出于不正当目的不申请宣告死亡，构成优先序位的滥用，可由其他利害关系人在举证证明这一情形的前提下，请求人民法院剥夺其优先序位。
这种观点有其合理的方面，但在制止侵权的及时性和经济性方面，对被许可人十分不利。因为被许可人在获得起诉第三人侵权的诉权之前，还要通过另一场诉讼来豁免其举证责任，这不但不能及时制止侵权还要增加讼累，有悖于诉讼经济原则。笔者认为：被许可人只需举证商标注册人怠于行使诉权即可获得独立诉权，有权单独起诉。最高法院的"解释"要求排他使用的被许可人承担商标注册人"放弃"申请的举证责任，"放弃"申请和"怠于"申请的要求和条件均不相同。"放弃"要求商标注册人明确的意思表示，而不适用默示规则，适用默示规则要有明确的法律依据，这在一定程度上加大了被许可人的举证责任，同时"放弃"的要求没有明确注册人的主观上过错的形态；而"怠于"申请的要求，其证明的难度相对"放弃"申请来说要低一些。"怠于"行使诉权，包含了注册人作为和不作为两种行为，涵盖了商标注册人过错和无过错的两种责任形态，弥补"放弃"申请条件下的不足，降低了被许可人起诉的难度，其只要证明商标注册人既不承诺对侵权人放弃起诉的权利，又不以诉讼或仲裁方式向侵权人主张权利，致使被许可人权利受到损害的，即可证明商标注册人放弃诉权优先序位，被许可人有权单独起诉，从而不必承担其举证不能的风险。当然，在被许可人径行起诉侵权人的同时，人民法院应当及时通知商标注册人或追加其为第三人参加诉讼，这样既有利于保护被许可人的权益，又兼顾了商标注册人的利益。
（作者：张昌华 肖宁 来源：人民法院报）
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