〖商标指南〗
第七部分 专家观点
一、用商标克敌制胜
二、如何理解和适用《最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
三、依法正确审理计算机网络域名纠纷案件
四、论未注册商标的法律保护
五、关于商标独占使用人的法律地位
六、商标转让中的法律问题
七、与商标许可使用合同有关的问题
八、论商标在先使用权
九、注册商标排他许可合同中被许可人的诉权
十、互联网上的商标使用
十一、2013年起律师可从事商标代理 将成商标法律服务重要力量
六、商标转让中的法律问题
2002年7月16日，浙江金剪刀服饰有限公司(下称原告)向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告香港联邦圣罗澜集团股份有限公司(下称第一被告)、北京集佳商标专利事务所(下称第二被告)侵犯其注册商标权。2003年12月18日，北京一中院开庭审理了此案。
原告称，浙江金剪刀服饰有限公司原名为乐清市正泰制衣有限公司，2001年1月2日，变更为浙江金剪刀服饰有限公司(以下称原告)。名称变更后，原告依法向商标局提出变更商标注册人名义的申请，却意外地发现原属乐清正泰制衣有限公司的5件商标(第1573313号、1553361号、1533198号、1589451号、1609283号)已被转让给了本案第一被告香港联邦圣罗澜国际集团股份有限公司，后第一被告又将其中一件商标，即第1589457号转让给了香港王子登喜露国际服饰有限公司，两次转让均得到了商标局的核准。让人不解的是，原告在发现涉诉5件商标已被转让的事实后，为维护自己对5件注册商标的所有权，向商标局提出将第1553361号和第1573313号注册商标转让回自己的申请，即由乐清正泰制衣有限公司转让给浙江金剪刀服饰有限公司，同样得到了商标局的核准。这就造成了一件商标有两个所有人的局面。原告诉称从未将商标转让给任何人，且第一被告办理商标转让的时间发生在原告名称变更之后，但《注册商标转让申请书》上加盖的公章却是原乐清正泰制衣有限公司的公章，而其早在名称变更之时就已经将其公章一并上交了乐清市工商局，因此该公章乃是伪造乐清正泰制衣有限公司的公章。
据此，原告请求法院确认第一被告转让涉诉5件商标的行为无效，涉诉5件商标的所有权归原告所有，并判令第一被告承担因此给原告造成的损失。
原告还称，本案第二被告北京集佳商标专利事务所曾接受原告的委托办理涉诉5件商标的注册申请，但在商标局核准注册后，并没有将《注册商标证》交给原告。后又接受本案第一被告的委托书办理涉诉5件商标的转让申请，原告认为第二被告在第一被告未提供任何能够证明转让系原告真实意思表示的文件(如双方的转让协议，或原告给第一被告的授权书或委托书等)而接受其委托，是未善尽代理职责，对本案的发生负有不可推卸的责任，应与第一被告承担连带责任。
第一被告辩称：其从未伪造原告的公章，涉诉5件商标的转让是原告的真实意思表示。《注册商标转让申请书》上的公章乃是在原告名称变更前由原告加盖的。
原告名称变更后，也并不意味着从前加盖乐清正泰制衣有限公司公章的法律文件均无效。而且该转让申请已经商标局核准，其已合法取得了涉诉5件商标的专用权。
第二被告辩称：作为代理机构，其在接受委托事项时只负形式审查的义务，原、被告间的纠纷与其无关，其对本案的发生没有任何过错，也不应该承担任何责任。
本案的发生主要是围绕着注册商标的转让展开的，双方争议的焦点是上述5件商标的转让申请是否是转让人真实的意思表示。无论谁是谁非，此案的发生至少说明，
我国在注册商标的转让问题上还存在着许多尚待完善的地方。以下便从六个方面对我国注册商标转让过程中存在的法律问题作一探讨。
（一）注册商标的"一并转让"问题
对于注册商标的转让，《商标法实施条例》第二十五条第二款规定："转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让"。该条规定只涉及到注册商标的一并转让问题，如果转让人尚有其他正在申请的商标与转让的商标构成使用于类似商品上的相同或近似商标的，该如何办理法律没有规定。如果不要求转让人将申请中的、与转让的注册商标构成使用于类似商品上的近似商标的商标一并转让，就会发生在相同或类似商品上的相同或近似商标有两个所有权人，明显违背商标法的立法宗旨和目的。实践中商标局在处理类似事件时，要求转让人对申请中的相同或近似商标一并转让。这说明商标局也认为，如果不要求转让人对申请中的相同或近似商标一并转让，将可能出现上面提到的矛盾。既然如此，何不以法律的形式对此问题给于明确的规定呢？
（二）关于受让人的权利保护问题
《商标法》第三十九条第二款规定："转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用杈"。这说明受让人对受让的注册商标享有专用权的时间，是以商标局核准转让的公告日期为准。如果在商标局对注册商标做出核准转让前，有他人提出的注册商标申请与被转让的商标构成使用于相同或类似商品上的相同或近似商标，而转让人和受让人在异议期内均没有提出商标异议申请，三个月公告期满后，该他人即取得了注册商标专用权。正常状态下，商标注册人可以通过注册商标的争议程序维护自己的权利，对商标评审委员会的裁定不服的还可以向法院起诉。但对受让人而言，如果其在异议期内未能提出异议，或者异议未能阻止他人对相同或近似商标的核准注册，在转让申请被核准后，受让人便成为被转让注册商标的合法所有人。从理论上讲，他可以向商标评审委员会提注册商标争议申请，但此种情况下，受让人对注册商标享有专用权的时间却晚于他人的申请时间，这是否意味着受让人对该他人就不享有提出商标争议的权利呢?
《商标法》对注册商标的争议规定了两种情况：一是对注册不当的争议；二是对在相同或类似商品上的相同、近似商标的争议。前一种情况下，可以推定任何人均可以对已注册的商标提出争议申请。在后一种情况下，《商标法实施条例》第二十九条明确规定了只有在先申请注册的商标注册人才可以对已注册的商标提出争议申请。这即是说如果该他人的申请不属于注册不当的情况，那么受让人就只能以在先权利为由对他提出争议。那么受让人是否有这种在先权利呢?如前所述，受让的注册商标专用权的时间是以核准转让公告的时间为准，如果他人的申请行为早于核准转让的公告时间，根据《商标法实施条例》的规定，受让人根本无法以在先权对他人提注册商标争议。
那么，受让人能否认为自己受让的商标已注册在先，因自己对该商标的权利可以溯及到该商标申请注册之时，并以此为由提争议申请呢?对此我国法律同样没有明文规定。
实践中，商标局在处理此类问题时一般是允许受让人对核准转让前提出申请、并获核准注册的注册商标人提出争议申请的。商标局的做法虽在实际操作中弥补了法律的漏洞，但毕竟没有明确的法律依据。
（三）仅由受让人办理注册商标转让手续存在的问题
《商标法》第三十九条第一款规定"转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请"；《商标法实施条例》第二十五条第一款规定“转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理”。而在商标局的审查转让程序中，所谓的"共同提出申请"仅仅是要求《转让注册商标申请书》上有转让人和受让人的公章。其它有关转让的手续，《商标法》均规定由受让人办理。但通过金剪刀案不难发现，仅有受让人办理注册商标转让事宜存在弊端。
按照现行注册商标转让程序的要求，唯一能体现转让人意思表示的法律文件就是《注册商标转让申请书》上转让人的公章，除此之外，再无其他任何能够代表或证明转让人意思表示的文件。而能够证明转让人真实意思表示的《注册商标转让协议》和《注册商标证》原件，商标局审查转让申请时又不要求受让人提供。在这种状态下，如果某人蓄意侵夺他人的注册商标，他完全可以通过复制或私刻转让人的公章，加盖在《转让注册商标申请书》上，冒充转让人真实的意思表示。加之商标局对转让申请只做形式审查，这些都为某些意图非法侵占他人注册商标的人提供了钻法律空子的机会。实践中，商标局核准转让申请后，也只是给受让人发一个《核准转让注册商标证明》，对转让人没有任何书面或口头的通知，转让人只能通过受让人了解转让事宜，如果受让人不主动告知转让人，那么转让人除非自己主动查询，否则其对自己的注册商标是否已被核准转让的事实根本无从了解。似乎注册商标的转让只是受让人一个人的事情，而与转让人无关。
笔者以为，为解决由受让人办理注册商标转让事宜存在的弊端，一是要从形式上进一步完备，即要求受让人提供尽可能体现转让真实合法的法律文件，如上面提到的《注册商标转让申请书》、《注册商标转让协议》、加盖受让人公章的《企业法人营业执照副本》、《注册商标证》原件等。在商标局核准了该转让申请后，再由商标局将《核准转让证明》书连同《注册商标证》原件一并交于受让人。二是变由受让人办理注册商标转让手续为由转让人办理注册商标转让手续。这样做的好处表现在，便于确定转让人真实的意思表示。
如前所述，如果商标局核准了通过非法方式(如上面提到的通过套取转让人公章的方式)办理的注册商标转让申请，非法受让人即"合法"(此处的"合法"指在形式上符合注册商标转让的规定)取得了转让人注册商标的所有权。此时如果转让人欲保护自己对注册商标的合法所有权，将会发现无论是新、旧《商标法》对此种非法转让或其它转让不当的情况没有规定任何救济途径。
修法以前的实践是，当事人可以向商标评审委员会提"撤销转让注册不当"申请，而修法后，商标评审委员会就不再受理任何有关转让不当或非法转让引起的争议。那么对因转让不当或非法转让引起的纠纷就只能通过诉讼程序解决。我国的商标管理主要是一种行政管理，商标局和商标评审委员会是商标管理的主要机构，无论是商标异议、争议，还是对注册商标专用权的侵犯及对驰名商标的保护等都可以通过行政程序解决，为什么在对注册商标的非法转让问题上商标局及商标评审委员会却无能为力呢?
当然，转让人可以通过诉讼途径寻求救济，以非法受让人侵犯其民事权利为由，向法院提起民事诉讼。问题是，即使转让人胜诉，法院也只能判非法受让人承担停止侵权行为或禁止使用非法受让的注册商标的责任，及赔偿转让人经济损失的责任，却不能直接撤销商标局做出的核准转让的行政行为。法院判决后，商标局的商标档案中注册商标的所有人仍然是非法受让人。转让人如欲彻底维护自己的权利，仅有法院判决是不够的，还必须拿着法院的判决向商标局申请撤销转让。既然如此，何不规定当事人如认为商标局的核准转让行为不当或违法，可以申请商标评审委员会予以撤销，如果当事人接受商标评审委员会的裁定，便省去了诉讼程序。如果当事人不服商标评审委员会的裁定，还可以通过诉讼寻求救济。
一般情况下，原所有人胜诉后，自然会认为自己的权利已得到维护，除非有专业律师的指导，否则其很可能不会向商标局申请撤销转让，或者在原所有人向商标局提出撤销申请前，非法受让人将注册商标许可他人使用或转让给他人。由于此时商标局的商标档案中，非法受让人仍然是注册商标的所有权人，因此，商标局必将对该许可给予备案，也必将核准该转让申请。如果被许可人和第三人都是善意的，那么被许可人和第三人能否根据法律对善意第三人保护的规定，取得该商标的合法使用权或者所有权呢?我国法律没有规定。
（四）关于注册商标证与桉准转让证明"一并使用"的问题
对于经商标局核准转让的注册商标，受让人将取得何种权利证书，《商标法》没有规定。实践中的作法是，商标局核准注册商标的转让申请后，发给受让人一份《核准转让证明》，并在该《核准转让证明》下方注明：本证应与商标注册证一并使用。除此之外，法律对受让人应取得何种权利证书无任何规定。让人不解的是，"一并使用"的意义到底是什么?是为了与未做转让的注册商标证有所区别吗?
还是为了维护受让人的利益呢?抑或是为了维护第三人的利益呢? 如果为了区别商标是否经过转让，受让人若在实际使用中未将注册商标证与《核准转让证明》一并使用，谁来监督他的使用行为呢?除《核准转让证明》外，
注册商标证原件上没有任何能够显示该注册商标已被转让的文字或其它标注。
如果说商标局要求《核准转让证明》与《注册商标证》一并使用的目的是为了维护受让人利益，作者以为该要求起不到维护受让人权利的作用或者说作用不大。主要原因在于，法律并没有规定转让人向受让人移交注册商标证的时间，而是将这一问题视为应由当事人协商解决的事项而留给了当事人自己。从诚信的角度出发，转让人至迟应在受让人收到《核准转让证明》之日或在该日期后尽快将《注册商标证》交给受让人。但如果双方没有约定移交《注册商标证》的具体时间或者约定不明，或者转让人在受让人收到《核准转让证明》后很长时间内不移交《注册商标证》，将会影响受让人对受让注册商标的使用和收益。可见，商标局对《核准转让证明》须与注册商标证合并使用的要求，根本无从保证转让人及时向受让人移交《注册商标证》。因此，要求《核准转让证明》与《注册商标证》合并使用，对于维护受让人的合法权益意义不大。在这里作者想提醒注册商标的受让人，在《注册商标转让协议》中一定要明确《注册商标证》的交付时间，并且在商标局核准转让后，督促转让人交付《注册商标证》以更好地维护自己的权利。
另一方面，作者以为该要求反而限制了受让人对受让的注册商标专用权的行使。尽管规定《核准转让证明》应与商标注册证一并使用。但由于《注册商标证》上没有任何表明该商标已被转让的字句或标注，因此，在涉及注册商标专用权的交易中，相对人无从根据《注册商标证》了解该注册商标已被转让的事实，自然也无从知晓转让人已不是该注册商标的所有人。进而可能基于相信转让人对注册商标的所有权而与转让人发生某种交易关系。而受让人由于没有《注册商标证》，又不能单独使用《核准转让证明》，在转让人未及时交付《注册商标证》的条件下，受让人仅凭《核准转让证明》很难使相对人相信其对注册商标享有的权利。
那么，要求《核准转让证明》与《注册商标证》合并使用，对于维护第三人的利益是否有意义呢?在商标局已核准注册商标的转让后，转让人向受让人交付《注册商标证》前，如转让人以其对注册商标的专用权出资，
而《注册商标证》是权利人享有注册商标专用权的权利凭证，具有当然的法律效力，相对人基于其持有的《注册商标证》可能会相信他是注册商标的所有人。除非相对人到商标局查询，否则其无法知道该商标已被转让的事实。如果《注册商标证》不具有证明持有人身份的效力，要求在经济活动中相对人都要到商标局查询确认注册商标的所有权人，显然不太现实。
综上，商标局要求《核准转让证明》与《注册商标证》一并使用，在实践中的意义并不大。上文已谈到过，由商标局在当事人提出注册商标转让申请时，就将《注册商标证》原件作为审查的文件之一，核准转让后，商标局可以选择的做法有两个：一是将《注册商标证》与《核准转让证明》一起发给受让人；二是由商标局重新给受让人发一个新的商标注册证，收回原注册证，或者在原注册证上注明该商标已被转让的事实。
（五）《注册商标转让协议》的意义
旧《商标法》并没有规定转让注册商标的，转让人和受让人必须签订转让协议，新《商标法》明确要求转让人和受让人必须签订转让协议。法律的这种变化一是为了在《转让注册商标申请书》的基础上，进一步体现转让人的意思表示。二是为了便于商标局审查转让申请时，对转让是否是基于双方真实意思表示做出认定。同时也是为了更好地明确双方之间的权利义务关系，避免侵权事件的发生，或者在发生侵权时将《转让协议》作为证据使用。该条规定本来是具现实意义的，但《商标法》并没有对转让协议的形式做出规定，即没有规定转让协议必须是书面的，这就意味着口头协议法律也不禁止。那么，如果当事人间签订的是口头协议，商标局该如何判断当事人间是否签订了《转让协议》呢?而且实践中，商标局在审查注册商标的转让事宜时，仍然跟旧法时一样，只要求提供《转让注册商标申请书》(转让人和受让人盖章)、《代理委托书》(仅由受让人盖章)、受让人执照或身份证。这就是说，《转让协议》只在当事人间有效，对商标局审查转让事项没有任何意义。因为正常情况下，既使法律不作此规定，当事人间也会签订转让协议，对双方权利义务及有关转让的其他事宜做出规定，并在发生纠纷时作为证据使用。因此，如果《转让协议》对商标局审查转让工作无任何意义的话，可以说新《商标法》增加这一规定便无任何必要。只有将《转让协议》也作为商标局审查转让事宜的内容之一，法律的这一规定才有实际意义。
（六）不得撤回"注册商标转让申请"存在的问题
注册商标的转让是转让人对自己注册商标的处分，是法律赋予转让人的一项民事权利。法律对转让人行使该权利有一定的限制，即注册商标的转让必须经商标局核准。如果在转让过程中双方一致同意撤回该转让申请，或者一方反悔，另一方无异议，双方可以解除合同。但实践中，商标局的工作程序规定，只要双方当事人向商标局提出了注册商标转让申请，无论发生何种情形均不得撤回。只能在转让被核准后，办理二次转让，即再由受让人将注册商标转让给转让人。为什么商标局对注册商标的注册申请、异议申请、争议申请，均允许当事人撤回，而对转让申请却不允许当事人撤回呢？根据《民法通则》和《中华人民共和国合同法》关于当事人意思表示自治原则的规定，只要当事人自愿解除转让协议，任何人都不能强迫其必须转让或必须受让注册商标。商标局关于不得撤回"注册商标转让申请"的规定，显然违反了上述原则。
（作者：刘永波 北京集佳律师事务所在地 来源：中华商标）
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