知识产权

律师办理知识产权业务指引

1、目的和主题内容
2、适用范围
3、术语
4、职责
5、引用法律、司法解释
6、知识产权法调整的范围
7、商标权律师实务
8、专利权律师实务
9、著作权律师实务
10、引用文件

8、专利权律师实务

　8.1 专利权诉讼案件
　　律师专利诉讼代理，主要是指律师接受专利所有权人的委托，在法律规定的保护范围内，根据委托人的授权，以委托人的名义并为了委托人的利益，代理委托人进行诉讼的行为。专利权纠纷案件主要有以下几种：
　　1）关于实施强制许可使用费的纠纷案件；
　　2）关于专利申请公布后，专利权授予前使用发明、实用新型、外观设计的费用的纠纷案件；
　　3）关于专利侵权纠纷案件；
　　4）关于转让专利申请权或者专利权的合同纠纷案件；
　　5）专利权属纠纷案件；
　　6）专利申请权纠纷案件。
　　（1）专利侵权纠纷案件
　　专利侵权也称侵犯专利权，是指在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的权利的行为。《专利法》规定，未经专利权人许可，为生产经营目的制造、使用或者销售其专利产品，或者使用其专利方法的行为以及假冒他人专利的行为，都属于侵犯专利权的行为。专利侵权行为应同时具备以下几个条件：
　　　1）专利侵权被侵犯的对象，是已授予专利权，受《专利法》保护的专利产品或专利方法。
　　　2）侵权行为是指违法制造、使用和销售专利产品以及使用专利方法的行为。发生方法专利侵权纠纷以后，制造同样产品的单位或者个人应当提供其生产制造方法的证明，这就是说， 被告有责任提供证据，证明其产品不是用该方法制造的，否则，不需要原告提供证据，被告即被推定为使用了该专利方法。
　　　3）要以盈利为目的。这就是行为的违法性才构成专利侵权。
　　　4）未经专利权人许可。
　　　5）专利侵权人主观上必须有过错。
　　　6）实施的专利侵权行为直接或间接给专利权人造成财产和精神上的损害，也就是损害结果是客观存在的。
　　（2）专利申请权纠纷案件
　　专利申请权纠纷，主要有关于是职务发明创造还是非职务发明创造；关于谁是发明创造的发明人或设计人；关于合作完成或者接受委托完成后的发明创造，谁有权申请专利。
　　（3）专利权属纠纷案件
　　专利权属纠纷案件，是指某项发明创造被正式授予专利权后，当事人对谁是真正发明人产生争议，依法向法院起诉的案件。
　　（4）专利许可合同纠纷案件
　　专利许可合同的法律特征，是双方通过订立合同，专利权人（许可人）将专利交受让人（被许可人）使用，而受让人因此支付专利使用费。当一方违约造成纠纷起诉至法院后，对违约责任的划分，主要围绕着双方基本的权利义务关系来确定：
　　　1）许可人是否是专利权人。非专利权人以所有权人的名义与他人订立的专利许可合同是无效的。
　　　2）审查许可人提供的专利是否为职务发明。根据《专利法》的规定，执行本单位的任务或者利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。
　　　3）审查专利许可合同的内容和形式是否合法。
　　　4）根据专利许可合同中双方约定的权利义务，确定谁应该承担违约责任。
　　（5）专利权转让纠纷案件
　　专利转让，是指转让人将其所有的专利权移交受让人所有的行为。关于专利转让合同在履行过程中产生纠纷而依法起诉到法院的案件，律师在代理时应主要抓住三个要件：
　　　1）当事人所转让的专利是否属于有效专利；
　　　2）当事人是否有权转让；
　　　3）转让协议是否依法经专利局登记公告。
　8.2 专利权案件律师代理应注意的问题
　　（1）律师应明确我国《专利权》保护的三种方法：
　　　1）行政方法：对假冒他人专利者，对侵犯发明人或设计人的非职务发明创造专利申请权益的行为，对专利局有关人员在专利公布前泄露专利内容的行为，对未经专利局许可实施专利的侵权行为，律师应当依法请求行政保护。
　　　2）民事诉讼方法：对当事人因专利是否为发明创造而发生的纠纷，关于谁是发明创造的发明人或设计人的纠纷，关于对协作（合作）完成或者接受委托完成的发明创造谁有权申请专利的纠纷案件， 对上级主管部门或所在地区专利管理机关处理不服的案件，可以请求民事保护，向法院起诉；
　　　3）刑事方法：对于假冒专利且情节严重的侵权直接责任人，可以请求司法机关追究其刑事责任。
　　（2）专利侵权纠纷案件技术性、专业性强，案件复杂，涉及面广，律师在代理中有一定难度，遇有专门的技术问题时可以请专家对有关的问题进行技术分析和技术鉴定。
　　（3）律师作为原告的代理人时，应当帮助其举证，证明被告侵权的事实证据，包括书证、物证；向法院阐明诉讼的目的及理由，请求保护权利的范围和要求停止侵权的范围，说明理由和依据。
　　（4）专利侵权纠纷案件的管辖一般适用特别地域管辖，即由侵权行为地的中级法院管辖。侵权行为地包括侵权行为发生地、侵权行为连续进行地和损害结果发生地。
　　（5）对专利侵权行为，为当事人提供诉前保全措施。专利权作为一种无形财产权，和其他财产权相比有它的特殊性。专利侵权诉讼采取诉讼保全是为了及时制止对专利这种无形资产的侵权行为，也是为了避免损失的扩大。
　　（6）及时提出证据保全申请。在专利侵权纠纷中，产品、设备及有关的技术资料都是非常重要的证据，如不及时采取保全措施，证据就有可能被毁损、转移的可能。
　　（7）代理人根据最高人民法院《关于诉前停止侵犯专利行为适用法律问题的若干规定》，应及时向法院提出诉前停止侵犯专利权的申请，切实保护专利权人和其他利害关系人的合法权益。
　　（8）为当事人提供专利侵权赔偿数额的计算方式，合理提出赔偿数额。赔偿数额应根据专利人因被侵权所受到的损失，也可以根据权利人的利益损失、侵权人获得的利益或者专利使用许可费的倍数合理计算。
　8.3 专利权非诉讼律师实务
　　专利权非诉讼律师实务，是指律师接受委托，按照《专利法》及其实施细则的有关规定，以委托人的名义，代理委托人向专利管理机关办理专利事务的一种法律行为。具体包括：专利申请中的律师代理、专利授权过程中的律师代理和律师对专利权人的法律服务等。
　　（1）律师代理提出专利申请
　　律师代理提出专利申请，主要是负责办理申请专利的各种手续。代理律师的责任，是将发明的有关事实正确地、准确无误地按照法律的要求将其表述出来。提出专利申请必须迅速及时。律师应当注意，在任何情况下，都不能错过规定的时间限制，否则延误专利申请，会给发明人带来无法弥补的损失。律师应当做好以下工作：
　　　1）提交有关文件。律师应按照《专利法》及其实施细则规定的内容、式样、文字、书写方式和其他有关规定的要求，填写专利请求书、说明书、说明书摘要及权利要求书，提供外观设计的图片或照片等文件。
　　　2）依法请求专利局审查专利申请。专利审查的目的在于，确定专利申请是否符合《专利法》规定的形式要件和实质要件，从而决定是否批准授予专利权。律师应当在法律规定的期限内， 请求专利局对专利申请进行实质审查，以免逾期造成被动。
　　（2）律师代理转让专利权
　　专利权转让，是指专利权人将其获得的专利所有权转让给他人。律师应当注意：
　　　1）专利权转让必须符合法律规定，并依法办理转让手续；
　　　2）中国的单位或者个人向外国人转让专利权的，必须经过国务院有关部门批准；
　　　3）转让专利权时，当事人必须订立书面合同，并经专利局登记和公告后，才能正式生效。
　　（3）专利代理律师的服务
　　律师应当根据自己具有的法律专业知识、专业技能和丰富的实践经验，在法律规定的范围内，充分维护委托人的合法权益。律师的主要任务是：
　　　1）提供法律咨询。律师应当根据实际情况，权衡利弊，向发明人提出切实可行的选择意见，供发明人参考。如果申请专利比保守专利秘密对发明人更有利，那么律师还应当考虑取得发明专利的适当时机， 并帮助发明人判定申请专利的可行性和价值等问题。
　　　2）为委托人取得专利权服务。律师在法律规定的范围内，应当充分保护发明人的合法权益。在申请取得专利权的过程中，律师必须严格保守发明人申请专利发明的内容，及时提出实质审查的请求， 协助申请人修改发明说明书和权利要求书，答复审查员的审查意见。在专利审批阶段，律师应当随时了解审查的情况，并按专利局的要求采取积极有效的措施，争取使专利申请获得批准，使发明人获得专利权。

9、著作权律师实务

　9.1 著作权诉讼案件
　　9.1.1 著作权纠纷
　　著作权纠纷，既有基于著作权的归属、权利的行使等发生的纠纷，也有基于作品的使用而发生的著作权合同纠纷。著作权诉讼案件主要有著作权侵权案件、著作权转让合同纠纷案件、著作权许可合同纠纷案件。
　9.1.2 著作权侵权案件
　　所谓侵犯著作权的行为，是指未经作者同意或其他权利人同意，又无法律上的根据，擅自对著作权作品进行利用或以其他非法手段行使著作权人专有权的行为。
　　（1）侵犯著作权的表现形式
　　根据《著作权法》的规定，侵犯著作权的行为有以下多种表现形式：
　　　1）未经著作权人许可，发表其作品的行为；
　　　2）未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的行为；
　　　3）没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的行为；
　　　4）歪曲、篡改他人作品的行为；
　　　5）未经著作权人许可，以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的行为；
　　　6）使用他人作品未按规定支付报酬的行为；
　　　7）未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权人有关的权利人许可，出租其作品或者录音录像制品的行为；
　　　8）未经出版人许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的行为；
　　　9）剽窃、抄袭他人作品的行为；
　　　10）未经著作权人许可，以盈利为目的复制发行其作品的行为；
　　　11）制作、出售假冒他人署名的美术作品的行为；
　　　12）未经表演人许可，现场直播其表演的行为或者公开传送其现场表演的行为；
　　　13）未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的行为；
　　　14）未经表演人许可，对其表演制作录音录像出版的行为，或者通过信息网络向公众传播其表演的行为；
　　　15）出版他人享有出版权的图书的行为；
　　　16）未经录音录像制作人许可，复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的行为；
　　　17）未经广播电台、电视台许可，转播、复制发行其制作的广播、电视的行为；
　　　18）未经著作权人或者与著作权人有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的行为；
　　　19）侵犯著作权以及与著作权有关权利的行为。
　　（2）侵犯著作权的民事法律责任
　　侵犯著作权行为发生后，律师在诉讼过程中应掌握以下几种处理方式：
　　　1）停止侵害。行为人正在实施侵害他人著作权的行为时，权利人有权要求其停止侵权行为，其目的是防止损害结果扩大。
　　　2）消除影响。作品著作权被侵害后，权利人有权请求行为人或者诉请法院责令行为人在一定范围内澄清事实，以消除人们对权利人或者其作品的不良印象，使社会对其评价恢复到未受侵害前的状态。 一般来说，行为人在多大范围内给著作权人造成不良影响和损害，就应在多大范围内消除影响。
　　　3）公开赔礼道歉。这是保护权利人的人身权的有效措施。具体方式有：登报致歉、在公共场所声明或借助其他媒介表明歉意。
　　　4）赔偿损失。主要适用于对著作财产权的侵害；对著作人身权的侵害，只有给权利人造成一定的经济损失时，才能适用赔偿损失的方法。根据《著作权法》的规定，侵犯著作权或者与著作权有关的权利的， 侵权人应当按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，可根据当事人的申请，由法院根据侵权行为的情节，判决给予50万元以下的赔偿。
　9.1.3 著作权转让合同纠纷案件
　　著作权转让合同纠纷案件，是指著作权人将其作品使用权一部或全部在法定有效期内转移给他人，在此转让过程中转让人和受让人之间出现的纠纷。一般表现为：转让合同中负有义务的一方当事人不履行自己承担的义务；合同中负有义务的一方当事人履行合同义务不符合预先约定的条件或者只履行了一部分。
　9.1.4 著作权许可使用合同纠纷案件
　　著作权许可使用合同纠纷，是指著作权人在将自己的作品以一定的方式、在一定的地域和期限内许可他人使用的过程中出现的纠纷。律师应注意审查：被许可人行使权利时是否擅自超出约定的权利；是否是在约定的方式、约定的地域和约定的期限内行使著作权；被许可人不得擅自将自己享有的权利许可其他人使用；著作权人可以将同样权利以完全相同的方式，在相同的地域和期限内许可他人使用，除非被许可人享有专有许可权；除专有许可外，被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼，只能以著作权人的名义提起诉讼。
　9.1.5 著作权纠纷案件律师代理应注意的问题
　　（1）全面了解目前有关著作权保护的法规、政策，正确认定侵犯著作权的行为。要注意不要把许可使用权的行为，也当成侵犯著作权的行为来认定。
　　（2）要注意正确认定是专著还是合著及著作权人享有的具体权利。
　　（3）对于扣付、少付或迟延付酬的纠纷，要注意结合有关法规，全面维护委托人的合法权益。
　　（4）注意诉讼时效的规定。著作权侵权案件应在两年内提起诉讼。
　　（5）原告在向法院提出要求被告赔偿损失的诉讼请求后，应提供相应的证据。一般采用依据被侵权人或侵权人所得来确定赔偿数额。
　9.2 著作权非诉讼代理
　　律师非诉讼著作权代理，主要是指律师接受委托，以委托人的名义并为了委托人的利益，在委托人的授权范围内，代理委托人办理著作权登记、转让、许可使用等法律事务的行为。律师的著作权实务主要有：
　　（1）代理版权登记
　　著作权人对自己的作品在行政机关进行登记，能够在形式上给予确认，使其归属明确，可以减少和防止纠纷的发生。各省、自治区、直辖市版权局负责本辖区作者或其他著作权人的作品登记工作。
　　我国对计算机软件著作权实行特别的登记制度。根据《计算机软件著作权登记办法》的规定，申请软件著作权登记的原则是，一项软件著作权的登记申请只限于一个独立发表的、能够独立运行的软件。合作开发的软件进行登记时，可以由各著作权人协商确定一个著作权人作为代表办理。
　　（2）版权代理
　　代理著作权人进行国内外的版权贸易洽谈；代理商谈合作出版业务；为著作权人提供转让版权的信息；帮助签约，维护著作权人的合法权益。
　　（3）版权法律服务
　　对著作权及相关法律、法规的咨询服务，出具相关的法律意见书；对专项著作权进行相关的法律服务；代为对著作权侵权行为进行调查、取证；代理著作权及其相关纠纷的调处；为各类出版、新闻单位及网络服务商和个人提供法律顾问服务。
　　（4）协助委托人签订著作权许可合作合同
　　具体包括：出版合同、表演合同、录制合同、播放合同、改编合同等，该类合同应当具备以下条款：
　　　1）许可使用作品的方式。使用的方式可以是一种，也可以多种。
　　　2）许可使用的权利是专有使用权还是非专有使用权。如果未作约定，或约定不明，一旦发生纠纷，法律通常只能认为被许可人取得的是非专有使用权。
　　　3）许可使用的范围、期间。合同的有效期限不超过10年，合同期满可以续订。
　　　4）付酬标准和办法。
　　　5）违约责任。
　　　6）双方认为需要约定的内容。
　　（5）协助委托人签订著作权转让合同
　　该类合同应当包括以下内容：
　　　1）作品的名称；
　　　2）转让的权利种类、地域范围；
　　　3）转让价金；
　　　4）交付转让价金的日期和方式；
　　　5）违约责任；
　　　6）双方认为需要约定的其他内容。

10、引用文件

　　TY/ZY01.05《律师制作法律意见书和工作报告规范》